Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 12227/12 (обозначение способно ввести в заблуждение)
Правовые позиции:Требование заявителя о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражения третьего лица и признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным удовлетворено, поскольку заявителем представлены документы, подтверждающие факт производства им продукции, маркируемой спорным товарным знаком, а также доказательства, подтверждающие, что третье лицо маркировало свою продукцию чужим товарным знаком без лицензионных соглашений на его использование.
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 5939/12(нарушение права на товарный знак)
Правовая позиция:Если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую другим лицом незаконно нанесен товарный знак, действия первого лица можно расценивать как создание контрафактного товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак.
Постановление Президиума ВАС РФ от 04.09.2012 № 3127/12 (нарушение по ст. 14.10 КоАП РФ)
Правовые позиции:Подача предпринимателем декларации на товары и ее регистрация таможней является моментом совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ. При этом последующее заключение предпринимателем и правообладателем товарного знака письменного соглашения о предоставлении права на импорт товара, а также наличие заявления общества об отсутствии претензий к предпринимателю не имеют значения для установления события правонарушения, совершенного в день, когда предприниматель ввез товар на территорию Российской Федерации и подал декларацию на него.
Поскольку на момент ввоза спорного товара на территорию Российской Федерации предприниматель не имел документов, подтверждающих его право на использование товарного знака, таможня обоснованно составила протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ, а суд – привлек к административной ответственности за вменяемое правонарушение.
Постановление Президиум ВАС РФ от 26.06.2012 № 17769/2011(применение ст. 14.10 КоАП РФ)
Правовые позиции:1. Под незаконным использованием товарного знака понимаются действия, в том числе по размещению товарного знака на товарах и документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также ввоз таких товаров на территорию Российской Федерации.
В пункте 8 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указано, что ст. 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Таким образом, наличие спорного обозначения на инвойсе, упаковочном листе, сертификате соответствия, технической документации, которые приложены к таможенной декларации, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ.
В силу пп. 3 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, до их выпуска таможенными органами.
2. Согласно п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ одним из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, является истечение сроков давности привлечения к административной ответственности. Поскольку этот срок не подлежит восстановлению, суд в случае его пропуска принимает решение об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 206 АПК РФ.
Постановление Президиум ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/2012 (пресечение нарушения)
Правовые позиции:Субъектом гражданско-правовой ответственности является не только производитель товара, маркированного обозначением, тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации, но и лицо, осуществившее иное использование товарного знака, в том числе ввоз такого товара на территорию Российской Федерации и введение его в гражданский оборот. Судам следовало учесть, что исковые требования касались запрета на использование спорных обозначений для индивидуализации товаров, в частности путем размещения товарного знака на этикетке, упаковке товаров, которые вводились в оборот, тогда как из материалов дела усматривается, что такие действия ответчиком не совершались. Требование о запрете ответчику использовать товарный знак путем ввоза товара со спорным обозначением на территорию Российской Федерации и введения его в оборот истцом не заявлялось.
Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11 (недобросовестность при регистрации товарного знака)
Правовые позиции:Регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.
Согласно ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.
В силу ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Суд на основании положений ст. 10 ГК РФ также вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.
В настоящем деле установлено, что регистрация под другим классом МКТУ спорного товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах, запрещенный ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 10 ГК РФ.
Постановление Президиум ВАС РФ от 17.04.2012 № 16577/2011(установление сходства до степени смешения)
Правовые позиции:1. Размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.
2. При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применяемых в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ, далее – Правила).
Из положений п. 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
3. Размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей не имеют правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияют на вывод о наличии в действиях лица правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежат исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.
4. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.
Перечисленные критерии однородности товаров выработаны ВАС РФ в постановлениях Президиума от 24.12.2002 № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06.
Однако суды не дали правовой оценки однородности товаров по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись формальным указанием на то обстоятельство, что товарный знак истца не зарегистрирован в отношении сандвичей, и указав, что товары изготавливаются из разных ингредиентов
Между тем сравниваемые товары относятся к одному роду – продукты питания, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.
5. Отказ в иске о защите исключительного права на товарный знак по основанию отсутствия его различительной способности, а также в связи с тем, что товарный знак состоит только из элементов, характеризующих товары, противоречит нормам ГК РФ и разъяснениям, данным в п. 22 и 62 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29) .
В силу п. 2 и 3 ст. 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (п. 2 ст. 11 ГК РФ) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Применительно к данным нормам в п. 22 постановления № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.
В п. 62 постановления № 5/29 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ.
Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.
Поскольку при рассмотрении дела суды не установили, что истец при государственной регистрации своего товарного знака злоупотребил правом, они не вправе были отказать истцу в защите исключительного права на товарный знак по мотиву неправомерности регистрации товарного знака.
Постановление Президиум ВАС РФ от 03.04.2012 № 16133/2011(оспаривание охраны товарного знака акционером общества – лицензиата)
Правовые позиции:Норма п. 2 ст. 1513 ГК РФ не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.
Суд признал акционера завода заинтересованным лицом применительно к п. 2 ст. 1513 ГК РФ и его действия по защите общих интересов акционеров завода в сложившихся условиях правомерными и необходимыми исходя из следующего.
В оспариваемом товарном знаке использовано фирменное наименование завода.
Завод уклонялся от защиты своего права на фирменное наименование в силу заинтересованности руководства завода. Лицензионный договор, по которому правообладатель товарного знака предоставил право использования заводу, является сделкой с заинтересованностью, в дело не представлены доказательства одобрения сделки в установленном порядке или раскрытия информации о наличии заинтересованности. Кроме того, расходы завода на рекламу товарного знака правообладателя, на улучшение качества и расширение ассортимента продукции, создание оригинальных технологий в области производства коньяка, которые способствуют увеличению стоимости спорного товарного знака, однако не приводят к росту капитализации завода, а также выплата заводом лицензионного вознаграждения правообладателю свидетельствуют об уменьшении акционерного капитала завода, включая уменьшение размера средств, за счет которых могут быть выплачены дивиденды акционерам завода. Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении прав и законных интересов завода и его акционеров.
Несмотря на заведомо невыгодные условия лицензионного договора, правовые средства защиты интересов акционеров завода, предоставленные Законом об акционерных обществах, в данном случае не достигают цели в связи с сохранением за правообладателем товарного знака со всеми правами, предоставленными законом. Нарушение интересов акционеров завода не может быть устранено путем подачи иска об оспаривании лицензионного договора, поскольку в силу неисключительной лицензии сохранение за правообладателем права на товарный знак позволяет ему свободно распоряжаться товарным знаком и передать его в пользование другим лицам, что повлечет за собой еще большие убытки для завода, учитывая, что объем производимой продукции под товарным знаком составляет почти 75 процентов общего объема продукции завода. Регистрация товарного знака на имя правообладателя и последующее заключение лицензионного договора направлены на передачу правообладателю нематериального актива завода в обход корпоративных процедур, что не позволяет защитить интересы завода и его акционеров иными способами, кроме обращения в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку.
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 № 12436/11(международное непатентованное наименование лекарственного средства)
Правовые позиции1. Международное непатентованное наименование может быть отнесено к общепринятым терминам (то есть к лексической единице, характерной для определенной области науки (фармакологии)), поскольку является названием фармакологического вещества. Оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.
2. В делах, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарному знаку, судам следует иметь в виду следующее. Отсутствие в ст. 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» нормы о недопустимости предоставления правовой охраны для обозначений, не тождественных международным непатентованным наименованиям, а сходных с ними, требует исследования судом конкретных обстоятельств, связанных с восприятием обозначения потребителями, в частности, не вводится ли потребитель в заблуждение относительно принадлежности не являющегося лекарственным средством товара, маркированного этим товарным знаком, к лекарственным средствам.
3. В соответствии с законодательством в сфере обращения лекарственных средств международное непатентованное наименование должно указываться на упаковке каждого лекарственного средства, любые действия, создающие препятствия для свободного использования международных непатентованных наименований на территории России, противоречат публичным интересам и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное ст. 41 Конституции России.
Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 3602/11(двукратная стоимость контрафактного товара, на котором использовано сходное обозначение (шоколадки «Аленка» и «Алина»))
Правовые позиции:В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.
Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.
П. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном пп. 1 либо пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом размер компенсации, предусмотренной пп. 2 п. 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем и признан им соразмерным последствиям правонарушения.
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2011 № 2133/11(товарные знаки и фирменное наименование)
Правовые позиции:Использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на деловой документации (фирменных бланках и печати) при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака. Вывод судов о том, что истцом не представлены доказательства размещения спорных обозначений именно на товарах, поэтому не доказан факт их использования, не соответствует действующему законодательству.
Вывод судов о различии фирменных наименований истца и ответчика в силу различия их организационно-правовых форм не соответствует правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в п. 17 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», согласно которой различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.
Истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений.
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 674/10(квалификация товара, используемого ответчиком)
Правовые позиции:Правообладатель не вправе запрещать использование обозначения ответчиком в отношении товаров, в отношении которых предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным.
В решении об аннулировании регистрации товарного знака истца Роспатент указал, что слово «FLICKER» в переводе с английского языка означает «мерцать, сверкать, мигать», а значение слова «мерцать» в Толковом словаре Владимира Даля определено как «слабо сверкать, сиять бледным или дрожащим светом». В силу изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент «FLICKER» является характеризующим товары 9-го класса МКТУ «круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические», указывая на их свойства, поскольку для целей функционального назначения эти товары обладают свойствами производить свечение (излучать свет) и визуальным эффектом, связанным со свечением (блестеть, отражать свет).
Ответчик выпускал в оборот товар в виде светоотражающих браслетов, которые, по мнению судов нижестоящих инстанций, относятся к общему виду товара «светоотражатели оптические», в отношении которого правовая охрана недействительной не признана.
Однако ВАС РФ признал этот вывод не соответствует решению Роспатента, поскольку независимо от того, что спорное приспособление по форме не является кругом и не названо знаком, оно также служит для предупреждения транспортных аварий и характеризуется свойством товара излучать и отражать свет, поэтому может быть отнесено к товарам, входящим в группы «круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий» или «светящиеся знаки», указанные в свидетельстве на товарный знак.
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10(доменный спор)
Правовые позиции:В постановлении от 11.11.2008 по делу № 5560/08 Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности:
- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
- у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
- доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
Судом установлено, что при регистрации домена mumm.ru использовано словесное обозначение «MUMM», тождественное товарному знаку, принадлежащему компании «G.H. Mumm & Cie». Компания зарегистрирована в Торговом реестре и Реестре обществ Реймс (Франция) 16.12.1920, является правообладателем товарного знака «MUMM» с 19.08.1986, производит шампанские вина под маркой «MUMM». Таким образом, компания является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени mumm.ru.
Между тем в российской зоне сети Интернет доменное имя mumm.ru администрировалось ответчиком – лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании и не получившим ее согласия на использование товарного знака. У ответчика не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени mumm.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.
Сайт с доменным именем mumm.ru фактически не использовался им с момента перехода к нему прав по администрированию домена. После подачи компанией заявления о пересмотре в порядке надзора обжалуемых судебных актов ответчик передал права по администрированию домена mumm.ru новому администратору – Dilshobek R Dadajanov, зарегистрированному в городе Андижане (Республика Узбекистан), что подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем.
Таким образом, действия ответчика по использованию в доменном имени mumm.ru товарного знака «MUMM», принадлежащего компании «G.H. Mumm & Cie», подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.
Постановление Президиум ВАС РФ от 09.03.2011 № 9861/2010(оспаривание территориального расширения охраны товарного знака)
Правовые позиции:С учетом даты территориального расширения правовой охраны международного товарного знака на Российскую Федерацию к данным правоотношениям подлежит применению Закон о товарных знаках. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований п. 1 и 2 ст. 7 Закона.
Вопрос о начале течения срока для оспаривания предоставления территориального расширения правовой охраны товарного знака подлежит разрешению на основании норм Мадридского соглашения, Протокола от 28.06.1989 и инструкции к данному соглашению от 01.04.1992.
В соответствии со статьей 3ter Мадридского соглашения Международное бюро незамедлительно регистрирует заявление о территориальном расширении и извещает о нем заинтересованные ведомства. Заявление публикуется в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро. Таким образом, из положений данной статьи следует, что первоначально публикуются именно сведения относительно заявления о территориальном расширении.
В том случае, если национальное ведомство не имеет возражений, территориальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о заявке в Международный реестр знаков. В статье 5 Мадридского соглашения закреплено, что национальные ведомства, уведомленные Международным бюро о подаче заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3ter, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена этому знаку на их территории. Ведомства, которые хотят воспользоваться таким правом, должны уведомить Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в срок, предусмотренный их национальным законодательством, но не позднее истечения срока в один год, считая с даты заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3ter.
Заинтересованное лицо имеет те же возможности для подачи возражения, как если бы знак был заявлен им непосредственно в стране, где было отказано в охране.
Ведомства, которые в течение упомянутого максимального срока в один год не направят в Международное бюро никакого решения о предварительном или окончательном отказе в отношении регистрации знака или заявления о расширении охраны, утрачивают в отношении данного знака право, предусмотренное в пункте 1 статьи 5 Мадридского соглашения.
С учетом изложенного исчисление пятилетнего срока с момента публикации информации о поступлении заявки на территориальное расширение признано неверным.
Постановление Президиум ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/2010(досрочное прекращение охраны товарного знака)
Правовые позиции:Из буквального значения ст. 1486 ГК РФ не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака. Из системного толкования норм ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Поэтому применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 11696/10(досрочное прекращение охраны товарного знака)
Правовые позиции:Использование товарного знака третьим лицом на основании заключенного с правообладателем договора простого товарищества, не включающего существенные условия лицензионного договора и не зарегистрированного в Роспатенте, недостаточно для сохранения охраны товарного знака в силе.
Помимо договоров простого товарищества правообладателем не представлены иные доказательства использования товарного знака на товарах самим правообладателем.
Вопреки требованиям п. 1 ст. 22 Закона о товарных знаках, представляя доказательства применения данного товарного знака в рекламе, печатных изданиях, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, правообладатель не доказал наличия уважительных причин неприменения его на товарах и (или) их упаковке.
Постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 № 6535/10(оспаривание сделки об уступки прав на товарный знак)
Правовые позиции:Поскольку договор о передаче прав на заявку признан недействительным, регистрация товарного знака на имя контрагента по э тому договору неправомерна и контрагент не мог в последующем передать право на зарегистрированный товарный знак другому лицу. Поскольку в таком случае применение реституции невозможно суд пришел к выводу о необходимости восстановления нарушенных прав истца путем восстановления его прав на заявку и на регистрацию в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации спорного товарного знака на его имя.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.06.2010 № 4819/10(доказательства использования фирменного наименования для аналогичной деятельности)
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 № 985/10(столкновение прав на фирменное наименование и товарный знак)
Правовые позиции:П.6 ст. 1252 ГК РФ предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.
Поскольку исключительное право на товарный знак возникло 31.10.1997, право на фирменное наименование ответчика – 07.02.2007, тогда как возможность введения в заблуждение сходными средствами индивидуализации установлена, у судов не было оснований для вывода о преимуществе фирменного наименования перед сходным товарным знаком и отказа в удовлетворении требования о частичном запрете на использование спорного обозначения в фирменном наименовании.
Требование о частичном запрете на использование спорного обозначения в фирменном наименовании означает запрет на его использование в определенных видах деятельности, а именно тех, при осуществлении которых под этим фирменным наименованием и создается конкуренция с товарным знаком.
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09 (доменный спор)
Правовые позиции:Президиум ВАС в п. 16 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» обращал внимание судов на то, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, а также отмечал, что в силу пункта 11 Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, действовавшего в период до 01.01.2008 в части, не противоречащей ГК РФ, неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования. Вступившей в действие с 01.01.2008 частью четвертой ГК РФ приведенная правовая позиция не изменена.
Ст. 1474, 1475 ГК РФ связывают защиту исключительного права использования фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности. Названные нормы права отвечают положениям Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1983, предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к Конвенции, охранять в том числе фирменные наименования.
Учитывая, что сходные до степени смешения доменные имена были зарегистрированы позднее возникновения права истца на фирменное наименование, суды неправомерно отказали истцу в защите его исключительного права.
Постановление Президиум ВАС РФ от 10.03.2009 № 14962/2008(производство тары нарушает право на товарный знак)
Правовые позиции:Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака, в том числе размещение товарного знака на упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Товарный знак производителя пищевых жидкостей (алкогольных напитков) не может быть размещен на самом товаре. Поэтому в отношении пищевой жидкости упаковка (стеклотара) является его неотъемлемой частью и необходимым средством для размещения товарного знака в целях индивидуализации производителя такого товара. Правообладатель товарного знака имеет исключительное право его размещения на стеклотаре. Производство и хранение бутылок с размещенным на них товарным знаком без согласия правообладателя нарушили исключительные права на товарный знак. Довод ответчика о том, что он не вводил в гражданский оборот товар с использованием товарного знака, является несостоятельным, поскольку, как следует из положений статей 4 и 46 Закона о товарных знаках, сам факт производства упаковки с использованием чужого товарного знака является нарушением права на товарный знак.
Кроме того, действия ответчика нельзя признать добросовестными, так как в нарушение положений статьи 10.bis Парижской конвенции от 20.03.1883, бутылки с изображением товарного знака истца произведены и проданы третьему лицу, не имевшему законных прав на использование этого товарного знака.
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 № 5560/08(доменный спор)
Правовые позиции:Под недобросовестной конкуренцией в пункте 2 статьи 10.bis Парижской конвенции понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Между тем для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .com могут использоваться положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN. Данные положения и правила применяются на основе типового соглашения о регистрации любого доменного имени в зоне .com. На их применение администратор доменного имени согласился при регистрации своего доменного имени.
Регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что:
1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
Аргумент о том, что словесное обозначение denso повторяет в латинской транскрипции фирменное наименование администратора (общества «ДенСо»), не может служить определяющим и свидетельствующим о наличии законных прав и интересов по следующим причинам. Во-первых, общество «ДенСо» было зарегистрировано за день (11.10.2000) до получения прав на доменное имя denso.com. Во-вторых, доменное имя или обозначение, соответствующее доменному, для добросовестного предложения товаров и услуг администратором реально не использовалось. Под этим доменным именем размещались лишь новостные материалы, которые копировались с других сайтов.
Также не было представлено доказательств, что общество стало широко известно благодаря доменному имени до рассмотрения спора административной группой Центра посредничества и арбитража ВОИС.
Вывод указанной административной группы о недобросовестности регистрации не опровергнут и подтверждается следующим: общество «ДенСо» тесно связано с известным недобросовестным регистратором доменных имен, которое неоднократно признавалось нарушителем правил регистрации доменных имен согласно Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN (общество «ДенСо» заключило с ним договоры простого товарищества, приобретения товарного знака denso); доменное имя denso.com длительное время (в течение нескольких лет) использовалось обществом «ДенСо» лишь для новостных материалов, заимствованных с других сайтов; у общества «ДенСо» не существовало каких-либо законных прав и интересов в отношении спорного доменного имени.
Постановление Президиума ВАС РФ от 01.07.2008 № 3565/08(недобросовестность при регистрации товарного знака AKAI)
Правовые позиции:Лицо, зарегистрировавшее товарный знак «AKAI» (гонконгская компания «Акай Юниверсал»), знало или должно было знать о том, что обозначение «AKAI» ранее использовалось в Российской Федерации японской компанией «Акай Электрик» не только как часть фирменного наименования, но и как товарный знак, который и в настоящее время зарегистрирован в других странах; данное лицо выдает себя за бывшего правообладателя тождественного товарного знака с целью приобретения конкурентных преимуществ за счет известности обозначения последнего.
При названных обстоятельствах действия гонконгской компании «Акай Юниверсал» по приобретению исключительного права на товарный знак «AKAI» являлись актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.
Постановление Президиум ВАС РФ от 17.06.2008 № 4173/2008(товарные знаки «STAROPRAMEN» и «ZLATOPRAMEN 11», ст. 6 quinquies Парижской конвенции)
Правовые позиции:В силу требований статьи 6 quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, приведенными в данной статье.
Поскольку оспариваемый товарный знак, получивший охрану в Российской Федерации, полностью тождествен товарному знаку, первоначально зарегистрированному в Чехии, к используемому на территории Российской Федерации знаку должен применяться пункт B статьи 6 quinquies Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:
1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;
2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;
3) если знаки противоречат морали или публичному порядку, и в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность.
Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка. Однако сохраняется применение статьи 10 bis.
Исходя из пункта C указанной статьи Парижской конвенции, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.
В данном деле суды не учли, что противопоставляемые товарные знаки бесконфликтно сосуществуют на протяжении многих лет как в стране их происхождения, так и в других странах, доказательств смешения этих знаков представлено не было.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.10.2007 № 15006/06 (географическое название Гжелка в товарном знаке)
Правовые позиции:Исходя из статьи 6 quinquies С (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.
В результате массовой рекламы, длительного присутствия на рынке и многочисленных наград на различных конкурсах словесное обозначение с географическим объектом в сознании потребителя может приобрести вторичное значение как товарный знак, используемый для маркировки определенной продукции.
По смыслу статьи 6 Закона о товарных знаках обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и нахождения его изготовителя, если одноименный географический объект не известен широкому кругу потребителей какими-либо особыми свойствами, имеющими значение при производстве товаров, выпускаемых правообладателем и маркируемых с использованием спорного знака.
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06(правила сравнения товарных знаков, NIVEA и LIVIA)
Правовые позиции:Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.
Угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.
Вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Также не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06(угроза смешения, однородность)
Правовые позиции:1. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.
Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.
2. Согласно статьям 3 и 4 Закона о товарных знаках право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.
Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.
Как следует из постановления Президиума ВАС РФ от 24.12.2002 № 10268/02, согласно
статье 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 принятая классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.
Не исключают возможности признания однородными товаров и услуг и Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 27.03.1997 № 26.
При исследовании однородности товара - пива (класс 32), услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (класс 42) и пищевых продуктов, входящих в класс 29 МКТУ(арахис обработанный, креветки, миндаль обработанный, орехи обработанные, чипсы, рыба, рыба соленая, рыба сушеная, кальмары обработанные, кальмары сушеные), следует учитывать, что традиционность применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров и услуг.
Кроме того, сложившееся в обществе представление о взаимодополняемости таких товаров, как пиво и пивные закуски, при их употреблении свидетельствует об их общем (целостном) восприятии значительным кругом потребителей.
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.04.2006 № 15736/05(различительная способность)
Правовые позиции:Требование о наличии у заявленного к регистрации обозначения различительной способности неразрывно связано с функцией товарного знака: обозначение должно способствовать различению объектов, к которым оно применяется.
Поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных объектов, сгруппированных по классам МКТУ, то наличие различительной способности знака оценивается по отношению к конкретным объектам. Оценка должна производиться на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.
Различительная способность обозначения может иметь два источника: с одной стороны, обозначение может быть различительным само по себе, с другой стороны, может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки объекта, для которого оно используется.
Наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 № 13421/05(товарный знак Спартак в названии организаций)
Правовые позиции:1. Классификация товаров и услуг в соответствии со статьей 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 не имеет решающего влияния на оценку однородности товаров и услуг.
2. Право на фирменное наименование в соответствии со ст. 54 ГК РФ возникает лишь у коммерческих организаций.
3. Использование без разрешения правообладателя товарного знака того же обозначения в наименовании другого юридического лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушать исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между истцом и ответчиками (например, о членстве). Согласно статье 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности такие действия подлежат запрету.
Вместе с тем, если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2005 № 3578/05 (пресечение нарушения)
Правовые позиции:Требование о прекращении нарушения и пресечении действий, нарушающих право (изготовление, выпуск в свет, распространение газеты с использованием обозначения, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком) направлено на защиту гражданских прав (исключительных прав на товарный знак), а не на прекращение деятельности средства массовой информации, и может быть связано с изменением названия периодического печатного издания.
Постановление Президиум ВАС РФ от 06.07.2004 № 2606/2004(переход товарного знака во всеобщее употребление)
Правовые позиции:Правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.
Только при одновременном наличии названных оснований может быть принято решение о лишении правообладателя права на товарный знак. При этом бремя доказывания существования этих оснований лежит на лице, которое ставит такой вопрос перед компетентным органом.
Одним основанием является превращение товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, что предполагает тщательную оценку действий владельца товарного знака по его использованию (кто использует, в каком объеме, в каком виде, как долго). Следует учесть, что такое превращение может иметь место как при активном использовании товарного знака самим правообладателем, так и при бездействии правообладателя. В результате использование товарного знака третьими лицами приобретает неконтролируемый и всеобщий характер и, как следствие, товарный знак теряет свою различительную способность.
Кроме того, обозначение, используемое в товарном знаке, должно войти во всеобщее употребление. Требование всеобщности предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. При этом общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.
Наконец, товарный знак должен стать видовым понятием товара, не отделенным от него.
Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление необходимо длительное использование спорного обозначения, недостаточно установления общеупотребимости обозначения только среди производителей товара, активные и адекватные нарушениям действия правообладателя по защите прав на товарный знак препятствуют прекращению правовой охраны товарного знака.
