Средства индивидуализации

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 № 5793/13
(досрочное прекращение охраны товарного знака)

Правовые позиции:

1. При рассмотрении требований о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары – товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Суды не дали правовой оценки однородности товаров истца и ответчика по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготовляемых истцом.

Однако очевидно, что товары истца и ответчика могут быть отнесены к одному роду – спортивная одежда, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

2. Согласно позиции Президиума ВАС РФ заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Истец подавал заявку на регистрацию знака и ссылался на наличие в его фирменном наименовании сходного словесного обозначения, поэтому суды необоснованно не признали его заинтересованным лицом, которое вправе обращаться в суд с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

3. П. 3 ст. 1486 ГК РФ устанавливает, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Суды со ссылкой на отсутствие в деле доказательств неиспользования спорного обозначения отказали истцу в удовлетворении его требования, фактически возложив на него бремя доказывания факта неиспользования правообладателем товарного знака.

Из материалов дела следует, что ответчик в суд не являлся, в ходе судебного процесса своих обоснованных возражений и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представил.

Таким образом, следует признать, что ответчик не использовал свой товарный знак и не представил судам доказательств, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со ст. 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, то есть для удовлетворения требования истца.

Постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/1
(сходство и риск смешения)

Правовые позиции:

Оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, суды не учли рекомендации, данные в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной ст. 10 ГК РФ.

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О наличии опасности смешения свидетельствуют имеющиеся в материалах дела данные социологических опросов.

Роспатент пришел к выводам, что заявленное комбинированное обозначение сходно в целом с противопоставленными товарными знаками благодаря общему зрительному впечатлению, обусловленному их близким композиционным построением. Товарные знаки общества в отношении кондитерской продукции обладают существенной различительной способностью, ими маркированы одни из наиболее популярных конфет в России. На усиление различительной способности влияет наличие у общества группы товарных знаков с указанными словесным и изобразительным элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России.

Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 14483/12
(досрочное прекращение охраны товарного знака)

Правовые позиции:

В силу п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.
В рассматриваемом деле обращение физического лица с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «technoshock» в связи с его неиспользованием направлено на защиту его прав на доменное имя «technoshock.ru».

При этом не имело правового значения отсутствие у данного лица статуса индивидуального предпринимателя, поскольку такой статус необходим, если соответствующее обозначение используется в качестве товарного знака. Однако указанное обозначение использовалось физическим лицом не как товарный знак, а как доменное имя, владельцем которого может быть любое лицо, в том числе не обладающее статусом индивидуального предпринимателя.

Постановление  Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 12227/12
(обозначение способно ввести в заблуждение)

Правовые позиции:

Требование заявителя о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражения третьего лица и признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным удовлетворено, поскольку заявителем представлены документы, подтверждающие факт производства им продукции, маркируемой спорным товарным знаком, а также доказательства, подтверждающие, что третье лицо маркировало свою продукцию чужим товарным знаком без лицензионных соглашений на его использование.


Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 5939/12
(нарушение права на товарный знак)

Правовые позиции:

Если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую другим лицом незаконно нанесен товарный знак, действия первого лица можно расценивать как создание контрафактного товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак.


Постановление Президиума ВАС РФ от 04.09.2012 № 3127/12
(нарушение по ст. 14.10 КоАП РФ)

Правовые позиции:

Подача предпринимателем декларации на товары и ее регистрация таможней является моментом совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ. При этом последующее заключение предпринимателем и правообладателем товарного знака письменного соглашения о предоставлении права на импорт товара, а также наличие заявления общества об отсутствии претензий к предпринимателю не имеют значения для установления события правонарушения, совершенного в день, когда предприниматель ввез товар на территорию Российской Федерации и подал декларацию на него.

Поскольку на момент ввоза спорного товара на территорию Российской Федерации предприниматель не имел документов, подтверждающих его право на использование товарного знака, таможня обоснованно составила протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ, а суд – привлек к административной ответственности за вменяемое правонарушение.

Постановление Президиум ВАС РФ от 26.06.2012 № 17769/2011
(применение ст. 14.10 КоАП РФ)

Правовые позиции:

1. Под незаконным использованием товарного знака понимаются действия, в том числе по размещению товарного знака на товарах и документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также ввоз таких товаров на территорию Российской Федерации.

В пункте 8 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указано, что ст. 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Таким образом, наличие спорного обозначения на инвойсе, упаковочном листе, сертификате соответствия, технической документации, которые приложены к таможенной декларации, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ.

В силу пп. 3 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, до их выпуска таможенными органами.

2. Согласно п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ одним из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, является истечение сроков давности привлечения к административной ответственности. Поскольку этот срок не подлежит восстановлению, суд в случае его пропуска принимает решение об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 206 АПК РФ.


Постановление Президиум ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/2012
(пресечение нарушения)

Правовые позиции:

Субъектом гражданско-правовой ответственности является не только производитель товара, маркированного обозначением, тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации, но и лицо, осуществившее иное использование товарного знака, в том числе ввоз такого товара на территорию Российской Федерации и введение его в гражданский оборот. Судам следовало учесть, что исковые требования касались запрета на использование спорных обозначений для индивидуализации товаров, в частности путем размещения товарного знака на этикетке, упаковке товаров, которые вводились в оборот, тогда как из материалов дела усматривается, что такие действия ответчиком не совершались. Требование о запрете ответчику использовать товарный знак путем ввоза товара со спорным обозначением на территорию Российской Федерации и введения его в оборот истцом не заявлялось.

Постановление Президиум ВАС РФ от 17.04.2012 № 16577/2011
(установление сходства до степени смешения)

Правовые позиции:

1. Размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

2. При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применяемых в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ, далее – Правила).

Из положений п. 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

3. Размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей не имеют правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияют на вывод о наличии в действиях лица правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежат исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

4. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны ВАС РФ в постановлениях Президиума от 24.12.2002 № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06.

Однако суды не дали правовой оценки однородности товаров по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись формальным указанием на то обстоятельство, что товарный знак истца не зарегистрирован в отношении сандвичей, и указав, что товары изготавливаются из разных ингредиентов
Между тем сравниваемые товары относятся к одному роду – продукты питания, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.
5. Отказ в иске о защите исключительного права на товарный знак по основанию отсутствия его различительной способности, а также в связи с тем, что товарный знак состоит только из элементов, характеризующих товары, противоречит нормам ГК РФ и разъяснениям, данным в п. 22 и 62 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29).

В силу п. 2 и 3 ст. 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (п. 2 ст. 11 ГК РФ) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в п. 22 постановления № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В п. 62 постановления № 5/29 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Поскольку при рассмотрении дела суды не установили, что истец при государственной регистрации своего товарного знака злоупотребил правом, они не вправе были отказать истцу в защите исключительного права на товарный знак по мотиву неправомерности регистрации товарного знака.